Boletim Informativo Nº 85 — Teoria da Distancia O uso e aplicacao de principios constitucionais na resolucao de conflitos marcarios

Teoria da Distância: O uso e aplicação de princípios constitucionais na resolução de conflitos marcários

Tiago Miquelin da Costa Direito Empresarial e Propriedade Intelectual

Teoria da Distância: O uso e aplicação de princípios constitucionais na resolução de conflitos marcários

Desenvolvida na Alemanha, a chamada “Teoria da Distância” é largamente difundida e aceita por sistemas legais de propriedade industrial ao redor do mundo. Através dessa teoria é possível afirmar que “a debilidade de uma marca é analisada não só à luz de sua composição intrínseca ou ontológica, mas também por seu contexto extrínseco”1.

Dessa forma, a Teoria da Distância permite que a análise de colidências e direitos marcários não se limite apenas às marcas conflitantes, mas seja ampliada para abarcar o exame das demais marcas inseridas no respectivo nicho de mercado, sejam ou não pertencentes às partes litigantes. Isso possibilita que direitos marcários de terceiros estranhos ao processo sejam exemplificativamente apontados para assegurar a preservação de um direito próprio. Nesse sentido, ao aplicar a presente Teoria, a referência à marca alheia deve ser feita apenas para fundamentar o uso ou registro da marca própria, nunca como um instrumento para invalidar a marca registrada alheia.

A relevância da Teoria da Distância consiste em introduzir um elemento extrínseco na análise de pedidos de registro de marcas. O alto grau de distintividade passa a ser examinado não apenas de modo isolado, mas também de maneira conjunta, tendo como pano de fundo as demais marcas já existentes em seu nicho de mercado. A análise do contexto em que a marca está inserida é fundamental, tendo em vista que o valor de qualquer termo que seja, está determinado por aquilo que o rodeia.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, inclusive, o qual se posicionou que “pela teoria da distância é admissível a atuação de semelhantes marcas independentemente, por não causar prejuízos uma à outra em decorrência da distância geográfica existente e por atuarem sobre mercados locais diversos e delimitados” – RECURSO ESPECIAL Nº 1.238.041 – SC (2011/0035484-1).

Além disso, a análise de colidência entre duas ou mais marcas deve levar em consideração o maior ou menor grau de distintividade que elas possuem, quando comparadas com as demais marcas já existentes em seu segmento. Por isso, a Teoria da Distância trabalha com a diferenciação entre marcas fortes e fracas, atribuindo àquelas um escopo de proteção maior do que o destinado a estas.

Portanto, as marcas dotadas de pouca distintividade, e que incorporam expressões fracas e descritivas, devem aceitar a convivência com outras marcas mais ou menos similares, de acordo com a referida teoria e pelos princípios gerais do direito marcário. A problemática da diluição de uma expressão é de extrema importância e deve receber a devida atenção no Brasil, tanto pelos titulares de direito para evitar a deterioração do seu patrimônio, quanto pelos operadores de Direito no combate às infrações.

Bien Sûr 22 de setembro de 2020 Tiago Miquelin da Costa

1 SCHMIDT Lélio Denicoli. A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância – São Paulo: Saraiva, 2013. g.265