Boletim Informativo Nº 84 — INPI anuncia que a Cotitularidade em processos de registro de marca passará a ser uma opção a partir de amanhã (15.09)

84 INPI anuncia que a Cotitularidade em processos de registro de marca passará a ser uma opção a partir de amanhã (15.09)

Tiago Miquelin da Costa Direito Empresarial e Propriedade Intelectual

INPI anuncia que a Cotitularidade em processos de registro de marca passará a ser uma opção a partir de amanhã (15/09)

Na última semana, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – “INPI” anunciou, através da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas – “DIRMA”, que a partir do dia 15 de setembro de 2020, a cotitularidade passará a ser uma opção em pedidos de registro de marca.

Com isso, um pedido ou registro com um único titular poderá ser transformado em pedido ou registro com mais de um titular, permitindo também quaisquer transferências futuras envolvendo alguma questão em cotitularidade

Para viabilizar a implementação dessa medida, diversas áreas do INPI estiveram envolvidas a fim de garantir o respeito à Lei da Propriedade Industrial – “LPI”; as definições de procedimentos; os dimensionamentos de equipe; as adaptações de sistemas; a redação do Manual de Marcas; a criação de Atos Normativos; a realização de Consulta Pública; além de atividades de Treinamento e Comunicação.

As referências normativas para essa questão são as seguintes: (I) Resolução INPI/PR nº 245, de 27 de agosto de 2019, o (II) Manual de Marcas e (III) a LPI, sendo que a referência procedimental principal é o Manual de Marcas – itens 5.5.9 e 8.

Para facilitar a consulta de alguns pontos fundamentais sobre esse tema, a DIRMA preparou um quadro resumo da cotitularidade. Nesse quadro resumo, foram apresentados alguns pontos de grande relevância, sendo esses:

(1) A declaração de atividade precisar ser de todos os cotitulares, conforme o art. 128, §1 da LPI. Ou seja, todos os cotitulares deverão comprovar o vínculo com a marca e sua atividade empresarial;

(2) Para fins de exame de colidência, não basta ter um dos cotitulares em comum para a anterioridade não ser impeditiva ao pedido. Portanto, é possível afirmar que o fato de existir cotitularidade em um processo de marca, não afasta a anterioridade de outros processos de marcas diferentes, separando, portanto, os direitos marcários dos cotitulares de forma independente;

(3) Não há limite para o número de cotitulares por processo;

(4) Basta um cotitular aprovar o uso para fins de defesa contra caducidade;

(5) A transferência de titularidade só será realizada com a autorização expressa de todos os cotitulares, ressalvadas determinações judiciais;

(6) Oposições, Caducidades e Nulidades podem ser apresentadas por apenas um dos cotitulares, em detrimento da marca;

(7) Para as razões legítimas para não apresentar prova de uso contra caducidade é necessário a comprovação de razões por todos os cotitulares; e as manifestações e respostas às exigências precisam ser assinadas por todos os cotitulares, ou ainda, por um representante nomeado para representar todos os outros cotitulares;

(8) Para o processo fazer jus aos descontos previstos na Tabela de Retribuição dos Serviços Prestados (de até 60% para MEI, ME EPP etc.) pelo INPI, vigente no momento do peticionamento, todos os cotitulares precisam atender aos critérios estabelecidos. Para as situações em discordância desta orientação, será realizada exigência para complementação da retribuição. Ou seja, se algum dos cotitulares não fizer jus ao desconto, será necessário recolher as taxas integrais; e

(9) Não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva.

Desse modo, é possível observar que o INPI vem trabalhando ardorosamente para adaptar o cenário brasileiro aos parâmetros internacionais de proteção de propriedade industrial. Isso pois, é notório que, ao investir em infraestrutura jurídica/administrativa na área de propriedade industrial, o Brasil certamente oferecerá maior segurança jurídica a todos, e por consequência, atrairá mais investimentos.

Bien Sûr 14 de setembro de 2020 Tiago Miquelin da Costa