Boletim Informativo Nº 82 — Você sabe o que é Secondary Meaning Segundo significado de marcas

Você sabe o que é Secondary Meaning/ Segundo significado de marcas?

Tiago Miquelin da Costa Direito Empresarial e Propriedade Intelectual

Você sabe o que é Secondary Meaning/ Segundo significado de marcas?

Secondary meaning (ou “Segundo Significado”, em português) é um fenômeno que faz com que um signo comum, originalmente desprovido de distintividade, adquira, pelo uso empresarial, a capacidade de identificar e diferenciar um produto ou serviço de outro, tornando-se passível de proteção como marca1.

Através desse conceito, o titular (empresa ou pessoa física) CONQUISTA a distintividade de sua expressão marcária através de sua atuação prática perante o público-alvo. Nesse sentido, vale ressaltar o dizer do famoso escritor britânico Alan Durant2: “os signos contêm um potencial variado de significações, cuja ativação depende do contexto do uso. É o contexto que irá determinar o significado e a função do símbolo”.

Essa distintividade superveniente lhe confere um segundo significado (de função marcaria), que passa a conviver com o significado primário, de natureza denotativa, que ele tinha enquanto signo usual e integrante do vocabulário ou do estado da técnica.

A aplicação do secondary meaning no Brasil ainda encontra algumas resistências. Para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sua incidência seria restrita aos países anglo-saxões que adotam o regime declaratório de proteção de marcas e só teria aplicação nos casos de proteção do princípio do telle quelle (“tal qual”, no francês) – esse princípio determina que qualquer marca de fábrica ou de comércio regularmente registrada no país de origem seja admitida para registro e protegida na sua forma original nos demais países signatários, como o Brasil – previstos no art. 6 quinquies, A-1, da Convenção da União de Paris para a proteção da Propriedade Industrial – CUP.

Aplicando ao caso concreto, e a título exemplificativo, é possível verificar a presença do secondary meaning na expressão marcaria de alguns times de futebol brasileiros. Nesse sentido, vale ressaltar o caso do time de futebol Grêmio Porto Alegrense. Grêmio é uma palavra comum que significa “Comunidade ou corporação cujos membros estão subordinados ao mesmo regulamento; sociedade, agremiação”, sendo bastante usada na composição dos nomes dos grêmios recreativos. Portanto, o uso por mais de 100 anos da marca Grêmio® fez com que o time tornasse notoriamente conhecido por tal denominação, conferindo-lhe uma distintividade que intrinsicamente a expressão não possuía. Em adição, é também possível vislumbrar a presença do secondary meaning nas marcas registradas dos clubes Atlético Mineiro®, de Belo Horizonte;

1 A distintividade das marcas: secondary meaning, vulgarização e teoria da distância/ Lécio denicoli Schmidt. – São Paulo: Saraiva, 2013. 2 How can I tell the trade mark on a piece of gingerbread…, in Trade mark and brands, p.124.

Cruzeiro®, também da capital mineira; Clube de Regatas Vasco da Gama®, do Rio de Janeiro; entre outros.

O mesmo fenômeno também ocorre em outras áreas, como ilustrado pelas marcas Ticket Refeição® e Vale Refeição®, no ramo de cartões vale-refeição; Rede TV!®, no ramo de canais de televisão; e ainda, pela marca Leite de Rosas®, no ramo de cosméticos; Ultragás®, no ramo de distribuição de gás etc. Isso pois, todas estas marcas adquiriram distintividade de sua expressão marcaria através da utilização comercial dessas expressões que, isoladamente, seriam consideradas genéricas.

Por fim, conclui-se que o secondary meaning se funda no princípio de que a capacidade distintiva pode ser obtida gradualmente, por meio de um fenômeno de mutação linguística.

Bien Sûr 03 de setembro de 2020 Tiago Miquelin da Costa