Boletim Informativo Nº 129 — O que é o Direito de Precedência ao Registro de Marca

O que é o Direito de Precedência ao Registro de Marca?

É fato que cada vez mais a proteção de marcas tem ganhado a atenção e o interesse de empresas, empresários e autônomos que visam garantir seus direitos de propriedade intelectual, e ainda, garantir que suas marcas sejam utilizadas somente por quem as criou ou por quem obtiver uma licença/autorização, e não por terceiros almejando obter vantagens financeiras usando de credibilidade de marca alheia. Ocorre que com o aumento de processos de registro de marca sendo protocolados perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, novos conflitos sobre a matéria de registro de marca surgem. Por essa razão, no presente boletim informativo trataremos sobre uma exceção à regra, presente em hipóteses na quais um terceiro registra perante o INPI uma marca/expressão que não é o criador/dono original, porém acaba obtendo o registro da marca/expressão por ter tido a iniciativa de protocolar o pedido de registro antes do detentor original dessa marca/expressão. Ou seja, quando um detentor de boa-fé deixa ou demora muito para registrar a sua marca, e por conta disso outra pessoa acaba registrando a marca/expressão antes. Isso acontece pois, no Brasil, adota-se o sistema atributivo de proteção de marcas, onde apenas as formalidades do registro da marca conferem a propriedade e a respectiva proteção ao titular, e neste sistema, quem deposita no INPI por primeiro detém o direito de ser titular da marca/expressão – “Quem chegar primeiro, leva”-. Contudo, existe uma exceção a esta aplicação da regra, conforme previsto na Lei da Propriedade Industrial – 9279/96, é possível garantir o direito de propriedade intelectual do titular de boa-fé através da correta aplicação do instituto do Direito de Precedência, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

“Art. 129. […] § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.”

Assim, conforme o Manual de Marcas do INPI, a pessoa que, de boa-fé, usava no país há pelo menos 6 (seis) meses marca idêntica ou semelhante para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro em processo administrativo, no INPI, devendo para tanto:

1º Fundamentar sua reivindicação em processo administrativo do INPI, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI; e

2ª Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da Lei da Propriedade Industrial.

São considerados titulares precedentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca se procederam ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior. Portanto, se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI, sendo indeferido o pedido anterior com base no mencionado dispositivo legal combinado com o inciso XIX do art. 124 da LPI. Caso contrário, será afastada a aplicação da referida norma legal com o devido prosseguimento do exame do pedido da oposta. Por fim, além da esfera administrativa existe também a possibilidade de buscar seus direitos na esfera judicial. O direito de precedência pode ser exercido mediante ação de nulidade proposta pelo INPI ou qualquer interessado, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, contados da data da concessão do registro, com fundamento nos arts. 173 e 174, da LPI. Neste caso, nos próprios autos da ação de nulidade o juiz poderá conceder liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, desde que atendidos os requisitos processuais próprios. Sendo assim, mesmo que o prazo de 60 dias para oposição tenha sido ultrapassado, em até 5 anos é possível a declaração do direito de precedência, judicialmente. Portanto, conclui-se que o Direito a Precedência, mesmo sendo considerado uma exceção à regra, ser considerado por quem pretende registrar a sua marca

perante o INPI. Dessa forma, recomenda-se sempre procurar profissionais da área de propriedade intelectual para pesquisar e agir de forma consultiva.

12 de agosto de 2021 Bien Sûr Tiago Miquelin da Costa

Fontes:

1) Manual de Marcas do INPI atualizado, disponível em: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B712_An%C3%A1lise_de_ pedidos_com_oposi%C3%A7%C3%A3o ;

2) Artigo publicado pelo gada Batista Devisate Sociedade Advogados, disponível em: https://www.reigadaadvogados.com.br/direito-precedencia-registro-de-marcas/;

3) Artigo publicado pelo 123marcas, disponível em: https://123marcas.com.br/2019/02/21/o-que-e-direito-de-precedencia-registro- marca-como-comprovar-o-uso-anterior-de-boa-fe/

4) Legislação comentada – Artigo 129 §1º da Lei 9279/96, disponível em: https://www.direitocom.com/lei-da-propriedade-industrial-comentada/titulo-iii- das-marcas-art-122-a-173/capitulo-iv-dos-direitos-sobre-a-marca-art-129-a- 130/artigo-129-6