Boletim Informativo Nº 113 — Medidas Judiciais em caso de uso indevido de marca registrada

Medidas Judiciais em caso de uso indevido de marca registrada

O uso não autorizado de marca registrada por um concorrente gera prejuízos de ordem material e moral para o titular da marca registrada, na medida em que afeta a imagem e o nome comercial da empresa que detém o direito real de propriedade da marca perante o mercado e os clientes. Além disso, o uso indevido de marca registrada, quando feito de modo parasitário por terceiros, deve ser considerado como concorrência desleal, o que implica na aplicação de diversas áreas do direito.

Esse tipo de proteção jurídica existe graças à Propriedade Intelectual e seus ramos (Propriedade Industrial, Direito Autoral etc.). Isso pois, a Propriedade intelectual é um conceito que visa abranger os direitos a respeito de produtos, serviços e/ou processos do conhecimento, sejam estes tangíveis ou intangíveis. No caso do registro de marcas, trata-se de Propriedade Industrial regulada pela lei 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial).

No Brasil, o registro de marca é realizado perante o INPI e seu depósito é realizado através da plataforma e-marcas (https://gru.inpi.gov.br/emarcas/). Nesse sentido, merece destaque o texto “Boletim Informativo nº 02 – Definição de Marca Registrada e seus diferentes tipos” (link abaixo) da Bien Sûr, pois especificamente neste texto o foco foi definir e explicar o que são marcas e como registrá-las. Aos interessados pelo tema, indico a leitura.

Ademais, quando uma pessoa física ou jurídica registra a sua marca, investe recursos financeiros na criação e divulgação da mesma. Assim, quando uma marca ganha destaque no mercado é comum que terceiros de má-fé tentem se utilizar do sucesso de uma marca para desviar a clientela, o que causa grandes prejuízos ao(s) titular(es) da marca registrada.

Por essa razão, os casos judiciais que envolvem o uso indevido de marca com reprodução flagrante, imitação parcial ou total de um produto, uso de marcas parecidas fonética ou graficamente, e até domínios de internet que se aproveitam de erros de digitação, têm pautado, em boa medida, decisões judiciais que envolvem proteção às marcas e concorrência desleal. É como vêm entendendo tribunais estaduais e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos casos de violação ao direito de marca.

Neste diapasão, anos atrás, num caso que opôs as empresas Hotel Urbano e Peixe Urbano, a 3ª Turma do STJ considerou que houve concorrência desleal por parte da Hotel Urbano pelo uso indevido de marca e pelo desvio de clientela não apenas pelo simples uso expressão “urbano”, mas pelo uso de cores e layout muito semelhantes. Ao julgar essa disputa – já que a palavra “urbano” não representa em si uma marca – o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator do acórdão, considerou que a vedação ao uso da expressão era necessária para a inibição da

concorrência desleal, sobretudo sob a vertente do desvio de clientela. Desta forma, esta decisão mostra um dos aspectos mais fortes para que o Judiciário interprete certas práticas de violação de marca como concorrência desleal: a atuação no mesmo segmento.

Num outro conflito analisado pela 3ª Turma do STJ, uma academia de ginástica de bairro que usava a expressão “athlética” – assim mesmo, com a letra “h” – foi condenada a não mais usá-la sob pretexto de que gerava confusão nos consumidores e, assim, passava a ser concorrência desleal. Isso porque uma grande rede de estabelecimentos do ramo, a Companhia Athlética, se sentiu prejudicada e foi à Justiça. Essa causa era ainda mais complicada porque as duas empresas possuíam registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Relatora do Recurso Especial 1.448.123/RJ, a Ministra Nancy Andrighi considerou que houve erro da autarquia, e julgou que a academia de menor porte, localizada num bairro de Porto Alegre, se valia da fama da rede de estabelecimentos.

Para adicionar um último exemplo prático do presente informativo, ressalta- se a época em que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou por concorrência desleal a fabricante do creme para assaduras Depantex, cuja embalagem apresentava os mesmos elementos do líder de mercado, Bepantol Baby. O Depantex, produzido pelo laboratório catarinense Nativita, usava uma apresentação visual que, segundo a Bayer, responsável pelo Bepantol, colocava no mercado “conjunto-imagem com a mesma percepção sígnica, o que acaba por ocasionar indesejada associação entre as peças”. O laboratório Nativita foi condenado a alterar substancialmente a embalagem do Depantex e a retirar do mercado os produtos já distribuídos na configuração considerada irregular, assim como eventuais materiais publicitários. O tribunal também condenou a fabricante ao pagamento de R$ 30 mil por danos morais.

Por todo o exposto, espera-se que o leitor ou leitora tenha tido a percepção técnica e prática de como o poder judiciário pode servir de ferramenta para a resolução de conflitos que envolvam disputas de marcas. Ainda, também merecem destaque as medidas extrajudiciais de resolução de conflitos marcários, com certeza, mas isso ficará para um próximo boletim informativo da Bien Sûr Grupo de Estudos.

20 de abril de 2021 Bien Sûr Tiago Miquelin da Costa

Fontes: – artigo JOTA: Quando violação de marca vira concorrência desleal? – proteção do consumidor e garantia de atração de investimentos guiam os tribunais – https://www.jota.info/justica/quando-violacao-de-marca-vira-concorrencia-desleal- 17082017.

– artigo CONJUR: Uso indevido de marca gera indenização de R$ 30 mil – https://www.conjur.com.br/2012-dez-03/concorrente-indenizar-empresa-uso-indevido- marca.

– Boletim Informativo nº 02 – Definição de Marca Registrada e seus diferentes tipos – https://biensurcombr- my.sharepoint.com/:b:/g/personal/contato_biensur_com_br/EcIfoc7TecFIs0DpXy1WsNQ BZmyJVKC4Bu534iz7upDkOg?e=Q3DJnU.

– Lei da propriedade intelectual – 9.279/96: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm